Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge besprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer die Entscheidung T 41/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu einem Oberflächendesinfektionsmittel mit verbleibender biozider Wirkung. Im Zentrum steht die Frage, wann ein fehlerhaftes Merkmal in einem Anspruch nach R 139 EPÜ berichtigt werden kann. Die Entscheidung zeigt: Eine Berichtigung setzt nicht nur voraus, dass der Fehler offensichtlich ist. Es muss auch sofort erkennbar sein, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als die beantragte Berichtigung. Damit ist eine Berichtigung auf einen falschen Begriff, auch wenn er explizit in der Beschreibung (falsch) offenbart war, nicht möglich.

In dieser zweiten Folge des IP Courses Podcasts zum Fall Swarco ./. Strabag ist wieder Rechtsanwalt Alexander Koller zu Gast bei Michael Stadler und spricht sowohl über die Entscheidung der Lokalkammer Wien des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) als auch über Themenkomplexe aus dem Rechtsmittelverfahren. Ausgangspunkt ist weiterhin die Montage von Anzeigetafeln im Bereich einer österreichischen Autobahn. Das Streitpatent (EP 2 643 717) bezieht sich auf eine Optik, die in einzelnen Pixeln solcher Anzeigetafeln verwendet wird, um eine gute Sichtbarkeit für die Autofahrer zu gewährleisten. In dieser Folge besprechen die Podcaster die Notwendigkeit der eigenständigen Einbringung einer Nichtigkeitsklage als Widerklage und die Situation der Beklagten, die diesen Schritt unterlässt. Ebenso werden die Voraussetzungen für die Geheimhaltung von Parteivorbringen, die Zurücknahme der Berufung sowie die Stellung des Streithelfers, der bei Zurücknahme der Berufung das Verfahren fortsetzen will, diskutiert.

In dieser Folge des IP Courses Podcasts ist Rechtsanwalt Alexander Koller zu Gast bei Michael Stadler und spricht über eine Entscheidung der Lokalkammer Wien des Einheitlichen Patentgerichts (UPC), an der Alexander auf Seiten der Klägerin am Verfahren mitgewirkt hat, zu unterschiedlichen Fragen der Auslegung von Patentansprüchen sowie zur Streithilfe, an der Alexander auf Seiten der Klägerin am Verfahren mitgewirkt hat. Ausgangspunkt ist die Montage von Anzeigetafeln im Bereich einer österreichischen Autobahn. Das Streitpatent (EP 2 643 717) bezieht sich auf eine Optik, die in einzelnen Pixeln solcher Anzeigetafeln verwendet wird, um eine gute Sichtbarkeit für die Autofahrer zu gewährleisten. Neben der Verletzungsfrage, die sich konzentriert mit der Auslegung von Anspruchsmerkmalen befasst, bildet vor allem die Situation des Lieferanten der Anzeigetafeln an die spätere Beklagte, der dem Verletzungsverfahren als Streithelfer beitritt, einen wesentlichen Bestandteil der Folge.

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer die Entscheidung T 1876/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wurde festgestellt, dass sich aus dem Verfahrensablauf vor der Einspruchsabteilung tatsächlich der begründete Anschein der Befangenheit der Einspruchsabteilung erhärtet hat. Inhaltlich geht es zugleich um die Problematik der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, insbesondere um die Frage, ob der Begriff „System“ einen zusätzlichen technischen Inhalt transportiert.

In dieser Folge besprechen Lukas Fleischer und Fabian Haiböck die Entscheidung T 1805/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Technisch geht es bei der Erfindung um einen Kindersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze und automatisch nachgeführten Schulterpolstern. Verfahrensrechtlich interessant ist eine überaus lange mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren, wobei für den Ausgang der Entscheidung ausschließlich die Frage der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung nach Art 123(2) EPÜ ausschlaggebend war.

In dieser Folge diskutieren die Podcaster Gerd Hübscher, Michael Stadler, Lukas Fleischer und Fabian Haiböck im gewohnten Panel die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/23, die bereits in den vorangegangenen Folgen im Detail vorgestellt wurde. Dabei versuchen die Podcaster insbesondere unterschiedliche Aspekte der Entscheidung zu beleuchten, die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis zu beleuchten und vielleicht herauszufinden wo trotz der Ausführungen der Großen Beschwerdekammer noch Punkte offen geblieben sind.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/23, in der die Große Beschwerdekammer in einem zentralen Aspekt von der früheren Entscheidung G 1/92 abweicht: die Reproduzierbarkeit eines auf den Markt gebrachten Produkts ist kein notwendiges Kriterium mehr, dass dieses Produkt zum Stand der Technik gehört. Auch technische Informationen, die dieses Erzeugnis betreffen (etwa Produktdatenblätter), bilden den Stand der Technik. Leitsatz G 1/23: Ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, kann nicht allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur von der Fachperson vor diesem Tag nicht analysiert und reproduziert werden konnte.

In dieser Episode diskutieren Michael Stadler und Lukas Fleischer die Entscheidung T 438/19, die in weiterer Folge zur Entscheidung G 1/23 der Großen Beschwerdekammer geführt hat. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein vor dem Anmeldetag in Verkehr gebrachtes Produkt nur dann als Stand der Technik gilt, wenn seine Zusammensetzung bzw. innere Struktur vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann - ein Kriterium, das von der früheren Entscheidung G 1/92 aufgestellt wurde.

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher die Entscheidung T 1849/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Im Fokus steht, wie die Beschwerdekammer die G 1/24 im konkreten Fall anwendet und dadurch ein scheinbar klar formuliertes Anspruchsmerkmal anhand der Beschreibung breiter auslegt. Auch diskutiert wird die Zulassung eines Hilfsantrags, der ausschließlich auf den unabhängigen Verfahrensanspruch abzielte, in der dritten Konvergenzphase des Beschwerdeverfahrens.

In dieser Folge ist Patentanwalt Tobias Fox zu Gast bei Michael Stadler und bespricht die Entscheidung T 1550/23. Ein Hauptaspekt der Entscheidung beschäftigt sich mit dem unscheinbaren Wort „neben“. Die Beschwerdekammerentscheidung zeigt, wie das Schöpfen einer scheinbar harmlosen räumlichen Relation aus der Beschreibung zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führen kann. Zugleich illustriert der Fall eine seltene Konstellation, in der eigener Stand der Technik aus einer parallelen nationalen Anmeldung durch eine nicht wirksam beanspruchte Priorität tödlich für ein europäisches Patent sein kann.

In dieser Folge besprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer die Entscheidung T 2314/22 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Inhaltlich geht es um ein Hörgerät mit RF-Antenne und die Frage, wie weit Anspruchsmerkmale aus konkreten Ausführungsbeispielen verallgemeinert werden dürfen. Die Kernproblematik im Einspruchsverfahren ist die Zwischenverallgemeinerung, verfahrensrechtlich wird die Verspätung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren relevant, wobei sich insbesondere die Frage stellt, wann eine Nichtzulassung eines Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt..

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/24. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle ein Beitretender spielt, der erst im Beschwerdeverfahren wirksam beitritt – und was passiert, wenn der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt. Diese Frage wurde im Wesentlichen bereits in der G 3/04 entschieden, die durch die gegenständliche Entscheidung bestätigt wird: Das Beschwerdeverfahren kann nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens beigetretenen Dritten fortgesetzt werden, wenn das Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer beendet wurde. Leitsatz G 2/24: Nach Rücknahme aller Beschwerden kann das Beschwerdeverfahren nicht mit einem Dritten fortgesetzt werden, der gemäß Artikel 105 EPÜ in das Beschwerdeverfahren eingetreten ist. Der beigetretene Dritte erlangt keinen Beschwerdeführerstatus, der dem Status einer beschwerdeberechtigten Person im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ entspricht.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung T 1286/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus der in weiterer Folge die Vorlage zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/24 entsprungen ist. Der Fall betrifft in technischer Hinsicht ein Gesichtsreinigunggerät. Viel spannender sind jedoch die rechtlichen Aspekte, die den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zum Einspruchsverfahren gem Art 105 EPÜ betreffen, insbesondere, wann eine negative Feststellungsklage als "erhoben" gilt.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und GerdHübscher über die Entscheidung T 1193/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist eine Rotorspinnmaschine zur Herstellung von Garnen, wobei insbesondere die Zuerkennung von implizit offenbarten Merkmalen im Stand der Technik und die Sichtweise der Beschwerdekammer auf die Bedeutung von auf KI, also auf Large Language Models (ChatGPT), gestützte Argumente relevant werden. Rotorspinnmaschinen arbeiten mit hunderten Spinnstellen und Rotordrehzahlen, die im High-End-Bereich bis in Größenordnungen von hunderttausenden Umdrehungen pro Minute reichen. Solche Systeme sind technisch nur beherrschbar, wenn Rotor, Magnetlagerung und Gehäusebedingungen (z. B. Unterdruck im Gehäuse) genau aufeinander eingestellt sein. Der Kern des Streitpatents liegt in einem Verfahren zum sicheren Starten und Stoppen eines Rotors einer solchen Rotorspinnmaschine. Dazu muss – vereinfacht – Folgendes passieren: Entweder wird eine Lagerregelung (für ein aktives Magnetlager) überwacht oder eine Datenverbindung zwischen Motor und Steuerung überwacht. Wird ein Fehlerzustand festgestellt, wird der Start des Rotors blockiert oder der Rotor gezielt gestoppt. Der zentrale Konflikt drehte sich darum, ob der Anspruch tatsächlich einen qualitativ anderen Sicherheitsmechanismus fordert – oder ob das im Stand der Technik ohnehin implizit enthalten ist. In der D3 wurde ein Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und gegebenenfalls Notabschaltung für einen magnetgelagerten Rotor beschrieben, ohne Hinweis auf eine Spinnmaschine. Während auf der Hand liegt, dass damit das Stoppen des Rotors offenbart ist, stellte sich die Frage wie es sich mit dem Starten verhält. Die Patentinhaberin versuchte, über die Wortwahl eine Trennlinie zu ziehen: „prüfen“ sollte eher als initiale, gegebenenfalls einmalige Kontrolle (z. B. beim Hochfahren/Inbetriebnehmen) verstanden werden, während „überwachen“ als fortlaufendes Monitoring gelesen wurde. Im Einspruchsverfahren folgte die Einspruchsabteilung in vielen Punkten der Argumentation der Patentinhaberin und das Patent wurde in beschränkter Fassung (auf Basis eines Hilfsantrags) aufrechterhalten. Die Einspruchsabteilung sah also zentrale Merkmale – insbesondere die beiden Alternativen „Datenverbindung prüfen“ oder „Lagerregelung prüfen“ – in der D3 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. In der Beschwerde nahm die Kammer jedoch eine andere Sichtweise in Hinblick auf die implizite Offenbarung der relevanten Merkmale ein: Für eine Maschine mit diesem Risikoprofil ist es fachlich naheliegend, dass die Überwachung/Regelung auch Prüfhandlungen umfasst, die auch einmalig ausgeführt werden, da der Anspruch diese Möglichkeit offen lässt. Es scheint klar zu sein, dass jedenfalls auch beim Inbetriebnehmen die Datenverbindung bzw. die Lagerung überprüft werden, etwa durch einen Servicetechniker, bevor man eine derartige Anlage überhaupt startet. In Summe wurden damit alle Merkmale als (zumindest) implizit durch den Stand der Technik offenbart angesehen. Ergebnis: Widerruf des Patents, da auch keiner der Hilfsanträge als rechtsbeständig angesehen wurde. Ein besonderes Detail der Entscheidung: In der mündlichen Verhandlung wurde von der Patentinhaberin versucht, über ein Large Language Model (ChatGPT) eine sprachliche Differenzierung („prüfen“ vs. „überwachen“, „Lagerregelung“ etc.) zu stützen. Die Kammer ordnete diesen Versuch deutlich ein: Antworten eines Sprachmodells seien nicht geeignet, um das Verständnis der Fachperson zum Prioritäts-/Anmeldetag zu belegen – unter anderem wegen - unklarer Trainingsdaten und fehlender zeitlicher Einordnung, und - starker Kontext- und Prompt-Abhängigkeit.

In dieser Episode sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 123/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist ein In-Vivo-Glukosemesssystem, also ein Blutzuckermessgerät in Form eines Patch-Sensors am Oberarm, die Frage der Ausführbarkeit in Zusammenhang mit dem Schutz sensibler Daten und die Frage, wie späte Anspruchsänderungen prozessual behandelt werden. Die Erfindung Technisch geht es um die Absicherung sensibler Gesundheitsdaten: Sensordaten sollen nur dann von einem Lesegerät (inkl. Smartphone) ausgelesen werden dürfen, wenn zuvor eine Authentifizierung zwischen Sensor und Lesegerät stattgefunden hat. Der Clou der Erfindung liegt weniger in der Verwendung eines asymmetrischen Schlüsselprinzips an sich, sondern in der Schlüssel-Verteilung: Der „private“ Schlüssel wird etwa als Barcode/optisches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktverpackung bereitgestellt und erst nach erfolgreichem Abgleich wird das Auslesen ermöglicht. Einspruchsverfahren Das anschließende Einspruchsverfahren eskalierte in Umfang und Komplexität (zahlreiche Entgegenhaltungen, sehr viele Hilfsanträge, umfassende vorläufige Meinung). Materiell stand insbesondere Art. 83 EPÜ (Ausführbarkeit) im Zentrum: Die Einsprechenden argumentierten, dass ein „private key“ auf einer Verpackung Sicherheitslücken öffne; eine Fachperson würde ein solches Setup nicht ohne Weiteres implementieren. Wenn der Anspruch keine konkreten technischen Details zur Authentifizierung bzw. zum Sicherheitsniveau enthält, fehle es an ausreichender Offenbarung, um die Erfindung zuverlässig auszuführen. Zusätzlich wurde Art 123 (2) EPÜ diskutiert – aber nur im Zusammenhang mit dem weiteren unabhängigen Anspruch 8. Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden, was den Widerruf des Streitpatents zur Folge hatte. Beschwerdeverfahren In der Beschwerde deutete die Kammer in der vorläufigen Meinung an, dass sie die strenge Sicht der Einspruchsabteilung in Hinblick auf die Ausführbarkeit nicht teilt. Zugleich zeichnete sich ab, dass die Sache wegen offener Punkte wohl in die erste Instanz zurückverwiesen werden würde. In der mündlichen Verhandlung kam jedoch die überraschende Wendung: Ein Einwand der Offenbarungsüberschreitung (Art 123 (2) EPÜ) wurde in Zusammenhang mit Anspruch 1 diskutiert – konkret richtete sich dieser gegen die im Prüfungsverfahren eingeführte Alternative („Barcode oder anderes optisches Zeichen“ wird eingescant). Das Problem: Die zweite Alternative ("anderes optisches Zeichen") sei nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar. Die Patentinhaberin versuchte, noch in der mündlichen Verhandlung durch Streichung/Änderung zu reagieren. Genau hier schlug Art 13 (2) VOBK zu: Späte Änderungen nach Ladung werden grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor. Die Kammer sah diese nicht – insbesondere, weil der Einwand bereits im Einspruchsschriftsatz thematisiert worden war, auch wenn er in der Einspruchsentscheidung nicht diskutiert wurde. Da die Patentinhaber also bereits früher mit entsprechenden Hilfsanträgen reagieren hätte können (eigentlich müssen), wurde selbst die Streichung der strittigen Alternative während der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen. Ergebnis: der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag nicht zugelassen, es wurde nicht zurückverwiesen, sondern das Patent wurde widerrufen.

In dieser Folge diskutieren Gerd Hübscher, Fabian Haiböck, Michael Stadler und Lukas Fleischer zum Jahresausklang keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, sondern ein konkretes Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Passend zur Silvesterzeit wird das Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung diskutiert, die sich mit Feuerwerkskörpern beschäftigt, genauer mit einer Aufnahme für Feuerwerkskörper, die eine kontrollierte Darstellung von Figuren ermöglicht. Erfindung Die zugrundeliegende Patentanmeldung (EP 3 128 285 A1) betrifft eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass Leuchtkörper innerhalb einer Rakete so angeordnet werden können, dass sie bei der Explosion am Himmel bestimmte Motive – etwa Herzen oder Symbole – darstellen. Aufgrund der unkontrollierten Rotation der Rakete während des Flugs kommt es jedoch häufig zu Verzerrungen oder falscher Ausrichtung der dargestellten Figur. Die Erfindung setzt hier an und schlägt eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung vor, die mit einem Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds sowie einer gesteuerten Zündeinrichtung ausgestattet ist. Dadurch soll der Zündzeitpunkt so gewählt werden, dass der Feuerwerkskörper nur bei einer geeigneten Ausrichtung explodiert, um das gewünschte Motiv korrekt am Himmel darzustellen. Prüfungsverfahren Im Mittelpunkt der Diskussion steht das Prüfungsverfahren und insbesondere die Klarheit der Ansprüche. Die Prüfungsabteilung beanstandete, dass aus Anspruch und Beschreibung nicht eindeutig hervorgehe, ob die Aufnahmevorrichtung selbst mit abgeschossen wird oder am Boden verbleibt. Weitere Klarheitseinwände betrafen den häufigen Gebrauch des Begriffs „vorzugsweise“ sowie uneinheitliche Begrifflichkeiten für dasselbe Bauteil (Stab vs. Leitstab). Neben den Klarheitseinwänden wurde auch mangelnde erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsabteilung geltend gemacht. Erwiderung und Ergebnis Die Erwiderung des Vertreters fiel prägnant und knapp aus. Zentrale Punkte wurden lediglich klargestellt, ohne umfangreiche Argumentation oder den (eigentlich obligatorischen) Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Insbesondere wurde der Prüfungsabteilung mitgeteilt, dass die Aufnahmevorrichtung mit abgeschossen wird, und dass es sich bei Stab und Leitstab um dasselbe Merkmal handelt. Diese Klarstellungen wurden teilweise akzeptiert, auch wenn sie nicht vollständig in die Anspruchsfassung übernommen wurden. Nach Bereinigung einzelner Klarheitseinwände, nämlich der inkonsistenten Verwendung der Begriffe innerhalb des Anspruchssatzes, erteilte die Prüfungsabteilung das Patent, ohne dass im Verfahren ein Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchexerziert wurde - weder vom Anmelder, noch von der Prüfungsabteilung. Das ip courses Podcast-Team wünscht einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

In dieser Folge diskutieren Lukas Fleischer, Michael Stadler, Gerd Hübscher und Fabian Haiböck die Entscheidung T 301/94 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus den 1990er-Jahren. Passend zur Weihnachtszeit befasst sich die Entscheidung mit einem festlichen technischen Gegenstand: dem Glas von Champagnerflaschen. Im Zentrum steht die Frage der offenkundigen Vorbenutzung und die Anforderungen an deren Nachweis, insbesondere bei chemischen Zusammensetzungen von bereits vor dem Prioritätstag ausgelieferten Produkten. Die Entscheidung behandelt grundlegende Aspekte des Einspruchsverfahrens, darunter den Beweismaßstab bei Vorbenutzung, die Rolle externer Beweismittel sowie die rechtliche Einordnung sogenannter „versteckter Merkmale“. Erfindung Die Erfindung betrifft ein spezielles Flaschenglas, vorgesehen für Champagner- bzw. allgemeiner für Schaumweinflaschen. Das Glas weist eine definierte chemische Zusammensetzung auf, die optische Eigenschaften bedingen: Das Glas lässt Licht im grünen Wellenlängenbereich durch und absorbiert gleichzeitig mehr als 95 % des ultravioletten Lichts bei einer Glasdicke von etwa fünf Millimetern. Ziel ist der Schutz des Flascheninhalts vor UV-Strahlung, da diese die Qualität des Champagners beeinträchtigen kann. Die beanspruchte Zusammensetzung umfasst unter anderem Siliziumdioxid sowie definierte (sehr geringe) Mengen an Sulfiden. Einspruchsverfahren Das Patent wurde angegriffen, wobei sich der Einspruch im Wesentlichen auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung stützte. Der Einsprechende, ein französischer Glashersteller, machte geltend, bereits vor dem Prioritätstag eine große Anzahl von Flaschen mit identischer Zusammensetzung an einen Winzer geliefert zu haben, der diese Glasflaschen nachfolgend mit Champagner befüllte. Der Patentinhaber bestritt einerseits die Zulässigkeit des Einspruchs und machte andererseits geltend, dass die offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend nachgewiesen worden war, insbesondere rügte er die verspätete Vorlage von Beweismitteln. Offenkundige Vorbenutzung und „versteckte Merkmale“ Zentrale Frage war, ob die Lieferung der Flaschen an einen einzelnen Winzer eine offenkundige Vorbenutzung darstellt und ob sämtliche Merkmale – einschließlich der chemischen Zusammensetzung des Glases der gelieferten Flaschen – dadurch zum Stand der Technik wurden. Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die vorbehaltlose Übergabe an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit ausreicht, sofern keine Geheimhaltungsvereinbarung besteht. Der Einsprechende konnte eine geschlossene Beweiskette vorlegen, bestehend aus Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen sowie eidesstattlichen Erklärungen /"Ehrenerklärungen") des belieferten Winzers. Zudem wurden eingelagerte Flaschen sichergestellt und unabhängig analysiert. Die Untersuchungen bestätigten, dass die Flaschen aus einem die beanspruchte Zusammensetzung aufwiesen. Das Argument des Patentinhabers, es handle sich um „versteckte Merkmale“, die ein Fachmann nicht analysiert hätte, ließ die Kammer nicht gelten. Maßgeblich sei allein, dass die Merkmale objektiv vorhanden und der Gegenstand öffentlich zugänglich gewesen sei. Ergebnis Die Beschwerdekammer bestätigte die offenkundige Vorbenutzung und damit den Widerruf des Streitpatents. Weiters wies sie einen Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurück, da die aufgeworfenen Rechtsfragen bereits geklärt waren. Zusammenfassung Die Entscheidung T 301/94 stellt ein anschauliches Beispiel aus der Praxis dar, das zeigt, dass an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung zwar hohe Anforderungen gestellt werden, bei sorgfältiger Beweisführung ein solcher Angriff jedoch durchaus erfolgreich sein kann. Das ip courses Podcast Team wünscht frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest!

In dieser Folge widmen sich Michael Stadler und Lukas Fleischer einer Hörerfrage zur unentrinnbaren Falle nach G 1/93. Die Frage knüpft unmittelbar an die bisherigen Podcastfolgen zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (Folge 13 und Folge 14 der zweiten Staffel) sowie an die zuletzt besprochene Entscheidung zum Staubsaugerfilterbeutel (Folge 12 der dritten Staffel) an. Hörerfrage Ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal X befindet sich im erteilten unabhängigen Anspruch. Im Einspruch wird dies als Verstoß gegen Art 123(2) EPÜ geltend gemacht. Daraus ergibt sich grundsätzlich die unentrinnbare Falle – außer in den Ausnahmefällen der G 1/93. Kann man Merkmal X streichen und stattdessen neue, einschränkende Merkmale Y und Z einfügen, die zwar keinen Bezug zu X haben, den Schutzbereich aber stärker begrenzen? Antwort der Podcaster Der Schutzbereich lässt sich nicht quantitativ messen, sondern nur über Ober-/Untermengenrelationen vergleichen. Entscheidend ist, ob ein Gegenstand, der vor der Änderung nicht unter den Anspruch fiel, nach der Änderung unter den Anspruch fällt (Art 123 (3) EPÜ). Y und Z können den Anspruch stärker einschränken, trotzdem bleibt die Streichung von X unzulässig, wenn Y/Z nicht zwingend X implizieren. Die Verkehrsschutzinteressen des Art 123 (3) EPÜ sprechen klar dagegen, den Schutzbereich "seitlich" zu verschieben. Damit liegt weiterhin eine unentrinnbare Falle vor. Zusatzfrage: Unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen? Grundsätzlich gibt es die unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen nicht. Ein abhängiger Anspruch, der ein nicht offenbartes Merkmal enthält, kann immer gestrichen werden. Der unabhängige Anspruch definiert den maximal zulässigen Schutzbereich im Einspruch. Selbst wenn der abhängige Anspruch eine unzulässige Erweiterung enthält, zieht er den Rest des Anspruchssatzes nicht mit. Praktisch wichtig: Das streitige Merkmal sollte frühzeitig, spätestens im Hilfsantrag, entfernt werden, um Verspätungsdiskussionen zu vermeiden. Die unentrinnbare Falle greift selbst dann, wenn alternative Merkmale den Anspruch "stärker" einschränken würden. Entscheidend bleibt allein das Verbot der Schutzbereichserweiterung nach Art 123 (3) EPÜ. Bei abhängigen Ansprüchen besteht dieses Problem hingegen nicht.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 270/22 der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Der Fall betrifft einen Staubsaugerfilterbeutel, dessen Fasern aus rezykliertem Kunststoff bestehen sollen. Die Entscheidung ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Aufnahme eines nicht offenbarten Merkmals in die Ansprüche zu einer Offenbarungsüberschreitung führen kann – und gleichzeitig zeigt sie einen Spezialfall, in welchem der Patentinhaber der unentrinnbaren Falle nach G 1/93 dennoch entkommen kann. Erfindung Die Anmeldung betrifft einen klassischen Staubsaugerfilterbeutel mit einem Faservlies oder einem Vliesstoff, dessen Fasern aus einem oder mehreren rezyklierten Kunststoffen gebildet sind. Technisch ist die Erfindung simpel – das Problem entsteht erst im Laufe des Verfahrens. Prüfungsverfahren Die Prüfungsabteilung akzeptierte die Neuheit, nahm jedoch zur Behebung eines vermeintlichen Klarheitsmangels eine DIN-Norm (DIN EN 15347:2007) in den Anspruch auf, um den Begriff „rezyklierter Kunststoff“ zu definieren. Diese Norm beschreibt jedoch lediglich die Klassifikation von Kunststoffabfällen, nicht deren spätere Faserherstellung. Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält somit folgende Merkmalskombination: Staubsaugerfilterbeutel, umfassend einen Innenraum umschließende Wandung aus einem luftdurchlässigen Material sowie eine in die Wandung eingebrachte Einlassöffnung, dadurch gekennzeichnet, dass das luftdurchlässige Material mindestens eine Lage eines Vliesstoffes und/oder eine Lage aus einem Faservlies umfasst, der bzw. das Fasern umfasst oder hieraus besteht, die aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen gemäß der Norm DIN EN 15347:2007 gebildet sind. Einspruchsverfahren Der Einsprechende rügte ua die Überschreitung der Offenbarung nach Art 100 lit c EPÜ des Anspruchs 14, jedoch nur in Zusammenhang mit einem konkreten Aspekt. In der mündlichen Verhandlung erhob die Einspruchsabteilung zusätzlich ex officio den Einwand, dass die Aufnahme der Norm selbst eine Offenbarungsüberschreitung darstellt. Versuche der Patentinhaberin im Rahmen von Hilfsanträgen die Norm wieder aus dem Anspruch zu streichen, scheiterten an Art 123 (3) EPÜ. Das Patent wurde widerrufen. Beschwerdeverfahren Die Beschwerdekammer bestätigte die Offenbarungsüberschreitung durch die Aufnahme der Norn in den Anspruch, da die Norm keinerlei Handlungsanweisung enthält, wie die Fasern hergestellt werden, der Anspruch jedoch fordert, dass die Fasern **gemäß der Norm** gebildet sind. Bei der Prüfung der Hilfsanträge kam die Beschwerdekammer in Hinblick auf die Streichung der problematischen Bezugnahme auf die Norm zum Schluss, dass der Ausnahmetatbestand gemäß G 1/93 erfüllt ist und die Bezugnahme auf die Norm gestrichen werden darf. Dies deshalb, da die Norm keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Staubsaugerbeutel leistet und lediglich den Austausch von Informationen über Kunststoffabfälle zum nachfolgenden Recycling definiert, ohne konkrete Qualitätskriterien für die Abfälle zu fordern (insbesondere ist auch die Information "keine Klassifizierung möglich" oder "nicht bekannt" in der Norm zugelassen. Entsprechend konnte die problematische Passage aus dem Anspruch entfernt werden – ohne dass dies einen Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ darstellt, sodass der eigentlich unentrinnbaren Falle ausnahmsweise entkommen werden konnte. Die Sache wurde zur weiteren Prüfung der anderen Einspruchsgründe, insbesondere von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Weiteres Verfahren Nach der Zurückverweisung wurde in der Fortsetzung des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung ein Hilfsantrag für gewährbar erachtet. Beide Verfahrensbeteiligten legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, sodass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ein zweites Beschwerdeverfahren anhängig ist.

In dieser zweiten Folge zur Entscheidung G 1/99 beleuchten Fabian Haiböck und Michael Stadler die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zentrale Vorlagefrage: Darf der nicht beschwerdeführende Patentinhaber ein (unklares) Merkmal streichen, sodass er ohne Beschwerde einzulegen in eine bessere Position gebracht wurde? Vorlagefrage Muss ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde? Antwort der Großen Beschwerdekammer Grundsätzlich gilt das Verbot der reformatio in peius: Der Patentinhaber darf im Beschwerdeverfahren nicht besser gestellt werden, als er es durch die angefochtene Entscheidung bereits war. Die Große Kammer formulierte jedoch ein Ausnahmeschema für Fälle, in denen das Patent ohne Korrektur widerrufen werden müsste. Der Patentinhaber darf in solchen Fällen: - ursprünglich offenbarte, einschränkende Merkmale aufnehmen, - ausnahmsweise ein ursprünglich offenbartes, aber den Schutzbereich erweiterndes Merkmal aufnehmen (sofern kein Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ), - und nur wenn solche Änderungen nicht möglich sind in letzter Konsequenz das unzulässige Merkmal streichen, sofern dies Art 123 (3) konform ist. Verfahrensausgang Die konkrete Anspruchsfassung wurde letztlich mangels erfinderischer Tätigkeit verworfen. Ein anschließender Überprüfungsantrag blieb erfolglos – die Entscheidung markiert das Ende des Falls T 315/97. Relevanz für die Praxis. G 1/99 ist ein zentraler Baustein des EPA-Beschwerderechts und definiert die Grenzen der Verteidigungsmöglichkeiten des Patentinhabers, wenn nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde führt. Neben materiellen Anforderungen (Art. 123 (2), 123 (3), 84 EPÜ) rückt hier das Verschlechterungsverbot als verfahrensrechtliche Schranke in den Fokus. Leitsatz Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte. Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen: - in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken; - falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen; - erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

In dieser Folge sprechen Fabian Haiböck und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/99 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Diese Entscheidung ist unter dem Schlagwort "reformatio in peius" bekannt geworden und stellt den Grundsatz des Verschlechterungsverbots in Hinblick auf die Teilrechtskraft einer Zwischenentscheidung im zweiseitigen Beschwerdeverfahren auf. Vorlagefrage: "Muß ein - z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals - geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?"

In dieser zweiten Folge zu T 2027/23 diskutieren Gerd Hübscher und Michael Stadler die verbleibenden Kernpunkte der Entscheidung aus dem Jahr 2025. Nachdem in der ersten Folge die offenkundige Vorbenutzung und zwei Anspruchsmerkmale behandelt wurden, geht es nun um das letzte Unterscheidungsmerkmal, die strittige Frage verspäteter Hilfsanträge sowie die Rolle der G 1/24 im Beschwerdeverfahren. Außerdem sprechen die beiden über die beantragte, aber abgelehnte Vorlage an die Große Beschwerdekammer und die letztlich bestätigte Entscheidung der Einspruchsabteilung. Die ersten Kapitelmarken enthalten Bilder des Feuerwehrfahrzeugs aus der Beweisaufnahme. Diskussion des dritten Merkmals M3 Das dritte Merkmal betrifft die Frage, ob die Gegenkraft bzw. Begrenzung des Bedienhebels dynamisch (abhängig vom aktuellen Zustand der Leiter) oder statisch (fixed by design) ausgestaltet sein muss. Im vorbenutzten Fahrzeug waren mechanische Endanschläge und Bolzen vorhanden, die die Hebelbewegung begrenzten. Die Patentinhaberin argumentierte: - Die Begrenzung im Fahrzeug sei nicht abhängig von der Maximalgeschwindigkeit. - Sie wirke unabhängig von der Leiterposition. Die Einspruchsabteilung – und später auch die Beschwerdekammer – sahen das anders: - Eine funktionale Auslegung des Anspruchs lässt jede Form der Begrenzung ausreichen, sofern sie sicherstellt, dass die maximale Geschwindigkeit eingehalten wird. - Weder der Anspruchswortlaut noch die Beschreibung verlangen eine dynamische oder elektronische Umsetzung. Damit erfüllt das TBH-Fahrzeug auch M3. Einordnung im Lichter der G 1/24 Die Patentinhaberin argumentierte, dass nach G 1/24 die Beschreibung zwingend zur Auslegung heranzuziehen sei und die Begriffe daher elektronisch zu verstehen seien. Die Kammer sah das jedoch anders: - Die Beschreibung enthält keine eindeutige Definition, die die Begriffe auf elektronische Ausführungsformen beschränkt. - Offenbarte Ausführungsbeispiele dürfen nicht genutzt werden, um den Anspruch enger auszulegen, als sein Wortlaut es zulässt. - Der Anspruch war bewusst breit gefasst – und diese Breite fällt hier auf die Patentinhaberin zurück. Verspätete Hilfsanträge Der Patentinhaber reichte in der mündlichen Verhandlung Hilfsanträge ein, die erstmals explizit - Sensorsysteme zur Zustandsmessung und - Echtzeitbestimmung der Leiterstellung enthielten. Damit hätte man sich von der mechanischen Vorbenutzung absetzen können – doch die Anträge kamen zu spät. Begründung der Einspruchsabteilung: - Alle relevanten Unterschiede zum vorbekannten Fahrzeug waren seit dessen erstmaliger Einführung ins Verfahren bekannt. - Die Änderungen kommen am zweiten Tag der mündlichen Verhandlung – objektiv verspätet. - Zulassung würde auch verspätetes Vorbringen des Einsprechenden nach sich ziehen → „Ping-Pong-Verfahren“. Die Beschwerdekammer bestätigte diese Sicht: Wer in erster Instanz verspätet ist, bleibt auch im Beschwerdeverfahren verspätet. Die Kammer sah keinen Anlass, die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zu korrigieren. Weitere Hilfsanträge wurden aus denselben Gründen (mangelnde Neuheit, Verspätung) zurückgewiesen. Fazit der Beschwerdekammer Alle Anspruchsmerkmale werden durch das vorbekannte Fahrzeug verwirklicht. Die weite Auslegung der Merkmale ist konsequent und im Rahmen der G 1/24 korrekt. Die Hilfsanträge bleiben unberücksichtigt. Eine Vorlage zur Großen Beschwerdekammer ist nicht erforderlich. Damit blieb der Widerruf des Patents bestehen.

In dieser ersten von zwei Folgen besprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler die Entscheidung T 2027/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025. Im Mittelpunkt steht eine offenkundige Vorbenutzung, die durch Beweisaufnahme eines vorgefahrenen Feuerwehrfahrzeugs nachgewiesen wurde, und die Frage der Anwendung der G 1/24 auf die Auslegung der Anspruchsmerkmale in Hinblick auf deren Verwirklichung. Die Kapitelmarken enthalten Bilder des Feuerwehrfahrzeugs aus der Beweisaufnahme. Erfindung Die Erfindung betrifft ein Steuersystem zur Steuerung einer Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs, das eine Verarbeitungseinheit (M1) umfasst, die eine Neigung eines Eingabevorrichtung in ein Geschwindigkeitssignal umsetzt. Das Steuersystem weist weiters Bestimmungsmittel (M2) zur Bestimmung einer möglichen Maximalgeschwindigkeit und Begrenzungsmittel (M3), die auf die Auslenkung der Eingabevorrichtung einwirken und von der Maximalgeschwindigkeit abhängig sind. offenkundige Vorbenutzung Von der Einsprechenden wurde ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter (Baujahr 1987) der Feuerwehr Tauberbischofsheim (kurz Fahrzeug TBH) als offenkundige geltend gemacht. Um die Verwirklichung der Merkmale zu beurteilen, wurde das konkrete Fahrzeug TBH beim EPA vorgefahren und dort der Beweis vor Ort aufgenommen. Der tatsächliche Verkauf, das Nichtvorhandensein einer Geheimhaltungsverpflichtung und die bauliche Übereinstimmung des Fahrzeugs TBH in den wesentlichen Merkmalen konnten vom Einsprechenden nachgewiesen werden. relevante Merkmale Für die Diskussion der Auslegung sind folgende Merkmale relevant: - M1: eine Verarbeitungseinheit (14) zur Umwandlung des Betrags der Neigung der Eingabevorrichtung in ein entsprechendes Geschwindigkeitssignal; - M2: Bestimmungsmittel (18,20) zur Bestimmung einer maximal möglichen Maximalgeschwindigkeit; - M3: Begrenzungsmittel (22) zur Gegenwirkung oder Begrenzung der Neigung der Eingabevorrichtung entsprechend der bestimmten möglichen Maximalgeschwindigkeit. Diskussion des ersten Merkmals M1 Hauptstreitpunkt der Diskussion war die Frage, ob die rein mechanisch bzw. hydraulische Verarbeitungseinheit des Fahrzeugs TBH neuheitsschädlich für M1 ist oder ob M1 bzw. das Streitpatent implizit eine elektronische Verarbeitungseinheit fordert. Von der Einspruchsabteilung und in weiterer Folge von der Beschwerdekammer wurde die Ansicht vertreten, dass auch im Lichte der G 1/24 die Beschreibung nicht einschränkend auf M1 wirkt, da nicht festgelegt wird und damit das Fahrzeug TBH tatsächlich neuheitsschädlich für M1 ist. Diskussion des zweiten Merkmals M2 Auch hier drehte sich die Diskussion darum, ob es sich bei der Bestimmung der möglichen Maximalgeschwindigkeit um eine (elektronisch ermittelte) Echtzeitkomponente handelt oder ob die Bestimmungsmittel auch - wie im Fahrzeug TBH statisch durch Einstellschrauben - rein mechanisch ausgebildet sein kann. Die Einspruchsabteilung vertrat - auch hier - den Standpunkt, dass die Beschreibung nicht einschränkend wirkt und das Fahrzeug TBH auch für dieses Merkmal neuheitsschädlich ist. Wie die Beschwerdekammer das Merkmal M2 ausgelegt hat, die Diskussion von M3 und die weiteren Aspekte der Entscheidung hören Sie in der nächsten Folge des IP Courses Podcast.

In dieser Folge besprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck die Entscheidung T 1931/14 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2018. Im Mittelpunkt steht das kleine, aber entscheidende Wort „zur“ in Patentansprüchen und seine Bedeutung bei der Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik für Verfahrensansprüche. Die Entscheidung behandelt zentrale Themen der Neuheit und Auslegung von Zweckangaben in Verfahrensansprüchen sowie die Frage, ob Zweckangaben als funktionelle Merkmale anzusehen sind, die eine konkrete Anwendung des Verfahrens betreffen. Erfindung Die zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Sauerstoff zur Versorgung eines IGCC-Kraftwerks, also eines sogenannten Integrated Gasification Combined Cycle Systems. In einem solchen Kraftwerk wird Kohle zu Synthesegas oxidiert, das anschließend zur Stromerzeugung in einer Gasturbine verbrannt wird. Der dafür benötigte Sauerstoff wird durch eine Luftzerlegungseinheit gewonnen, in der Luft verflüssigt und destilliert wird. Diese Anlagen arbeiten am effizientesten unter Nennlast, verlieren jedoch deutlich an Wirkungsgrad, wenn sie bei schwankendem Strombedarf betrieben werden. Verfahren Bereits im Prüfungsverfahren führte die Patentinhaberin ein Beschwerdeverfahren (T 2289/08) gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung bevor das Streitpatent erteilt wurde. In weiterer Folge wurde Einspruch eingelegt und das Streitpatent im Einspruchsverfahren widerrufen. Dagegen richtete sich die Beschwerde, die in dieser Folge diskutiert wird. Eignungsangabe vs. funktionelles Merkmal: Ist ZUR einschränkend? Im Streit stand letztlich die Frage, ob das Merkmal „zur Versorgung eines IGCC-Kraftwerks“ den Anspruch tatsächlich einschränkt oder nur eine Eignung beschreibt. Die Beschwerdekammer stellte klar, dass bei Verfahren zwischen zwei Arten von Zweckangaben zu unterscheiden ist. Einerseits gibt es solche, die die Anwendung oder Verwendung des Verfahrens definieren. Diese sind einschränkend, weil sie zusätzliche Schritte - im Sinne eines funktionellen Merkmals - implizieren, ohne die das Verfahren seinen Zweck nicht erfüllen kann. Andererseits gibt es Zweckangaben, die lediglich eine technische Wirkung beschreiben, die ohnehin beim Durchführen des Verfahrens entsteht. Diese sind nicht einschränkend. Im vorliegenden Fall definiert das Merkmal „zur Versorgung eines IGCC-Kraftwerks“ die konkrete Anwendung des Verfahrens und erfordert zusätzliche technische Maßnahmen – nämlich die Anpassung der Sauerstoffproduktion an den variablen Leistungsbedarf der Kraftwerksanlage. Die Kammer betonte, dass der Anspruch explizit Schritte enthält, die auf die Leistungsanforderungen des Kraftwerks Bezug nehmen, etwa das Produzieren von überschüssigem Sauerstoff bei geringerem Energiebedarf und das Verdampfen und Zuführen von gespeichertem Sauerstoff bei erhöhter Nachfrage. Diese Abhängigkeit vom Kraftwerksbetrieb verleiht dem Verfahren eine funktionale Einschränkung, die über eine bloße Eignung hinausgeht. Das Verfahren sei daher neu, da das entgegengehaltene Dokument zwar ein ähnliches Sauerstofferzeugungsverfahren beschreibe, aber keinen Bezug zu einem IGCC-Kraftwerk und keine Steuerung anhand dessen Leistungsbedarfs enthalte. Zusammenfassung Diese Entscheidung zeigt anschaulich, wie präzise die Formulierung von Zweckangaben in Patentansprüchen sein muss und welche weitreichenden Folgen ein einzelnes Wort wie „zur“ haben kann. Bei Verfahrensansprüchen kann es den Unterschied zwischen bloßer Eignung und einer technisch relevanten Einschränkung bedeuten – und damit über den Bestand eines Patents entscheiden.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und beleuchten, wie die Große Beschwerdekammer die Fragen zur Patentierbarkeit von Simulationsverfahren beantwortet hat, die als Vorlagefragen im Zusammenhang mit einer Simulation von Fußgängerströmen gestellt wurden. Leitsätze 1. Für die Zwecke der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche beansprucht wird, durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine technische Aufgabe lösen. 2. Für diese Beurteilung ist es keine hinreichende Bedingung, dass die Simulation ganz oder teilweise auf technische Prinzipien gestützt wird, die dem simulierten System oder Verfahren zugrunde liegen. 3. Die erste und zweite Frage sind auch dann nicht anders zu beantworten, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird, insbesondere für die Überprüfung eines Entwurfs. Der COMVIK-Ansatz und die Beurteilung der Technizität Die Große Beschwerdekammer bestätigte, dass auch für Computersimulationen der COMVIK-Ansatz (T 641/00, besprochen in Staffel 2, Folge 24) gilt. Danach zählt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur das, was technischen Charakter hat oder einen technischen Effekt bewirkt. Eine Simulation kann nur dann einen technischen Effekt haben, wenn: - sie technische Eingangsdaten aus der realen Welt verwendet, - der Rechenvorgang selbst technische Überlegungen beinhaltet (z. B. hardwareoptimierte Berechnungen), oder - die Ergebnisse der Simulation unmittelbar in einem technischen Prozess genutzt werden. - Reine Simulationen ohne physische oder potenzielle Auswirkung auf die reale Welt gelten dagegen als nicht technisch. Physikalischer und potenzieller technischer Effekt Die Große Beschwerdekammer unterschied zwischen: - unmittelbarem technischem Effekt – etwa wenn reale Messdaten verarbeitet oder physische Prozesse beeinflusst werden, und - potenziellem technischem Effekt, wenn die Simulationsergebnisse klar darauf angelegt sind, später in einem technischen Verfahren verwendet zu werden (z. B. zur Steuerung eines Reaktors oder zur Optimierung eines Schaltkreises). Eine rein virtuelle Simulation ohne eine solche Zweckbindung bleibt jedoch außer Betracht. Anwendung auf den Vorlagefall Im konkreten Fall – der Simulation von Fußgängerströmen – fehlte ein solcher technischer Zusammenhang: - Die Eingangsdaten waren nicht notwendigerweise technisch (das Gebäude existierte nur virtuell). - Das Verfahren selbst bewirkte keinen physischen oder potenziellen technischen Effekt. - Die Ergebnisse der Simulation waren nicht eindeutig auf eine technische Nutzung (z. B. den Bau oder die Optimierung eines Gebäudes) gerichtet. Daher wurde der Hauptantrag als nicht erfinderisch angesehen. Zusammenfassung Die Entscheidung G 1/19 bestätigt, dass: - Computersimulationen wie andere computerimplementierte Erfindungen zu behandeln sind, - kein physischer Link zwingend erforderlich ist, aber ein technischer Effekt vorliegen muss, - und dass reine virtuelle Simulationen ohne reale technische Wirkung nicht patentfähig sind. Der zugrunde liegende Antrag blieb erfolglos; alle späteren Teilanmeldungen wurden zurückgezogen oder gelten als zurückgenommen. Eine Computersimulation kann zur Patentierbarkeit beitragen, wenn sie auf einem Computer implementiert ist, der eine technische Wirkung entfaltet. Eine Simulation als solche, die nur eine mathematische oder gedankliche Methode abbildet, ist hingegen nicht technisch. Die Beurteilung erfolgt nach dem COMVIK-Ansatz.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2021, die auf einer Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung beruht. Diese Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage ob computerimplementierte Simulationen als solche beansprucht werden können und ob eine solche Simulation eine technische Aufgabe lösen kann. Erfindung Die dem Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft eine computerimplementierte Simulation von Personen in einem Gebäude bzw. einem abstrakten Gebäudemodell. Vorlagefall Die PCT Anmeldung stammt aus einer PCT Anmeldung mit Anmeldetag aus 2003 und trat 2005 in die europäische Phase ein. Die Anmeldung wurde 2013 von der Prüfungsabteilung aufgrund von mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen, unter anderem da der Anspruch sehr abstrakt formuliert war und weder die Fußgänger als solche bezeichnet wurden, noch die Bewegungsprofile definiert waren, sodass kein technischer Effekt zuerkennbar war. Im Beschwerdeverfahren wurde die Frage, ob eine abstrakte computergestützte Simulation einen technischen Effekt aufweist, der die erfinderische Tätigkeit begründen kann, diskutiert. Der Kammer fehlte jedoch unter anderem die direkte Verbindung der abstrakten Simulationen und der Realität, um einen solchen technischen Effekt zuzuerkennen. Aufgrund von von der Beschwerdeführerin herangezogener Entscheidungen der Beschwerdekammern, die in vergleichbaren Fällen eine reine Simulation als einen technischen Effekt begründend angesehen hatten (T 1227/05 - Simulation einer elektrischen Schaltung zur Rauschminimierung | T 625/11 - Simulation von Steuerstäben in einem Atomreaktor), legte die Beschwerdekammer die folgenden Fragen zur Vorlage an die Großen Beschwerdekammer vor: Vorlagefragen Der Großen Beschwerdekammer wurden folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 1. Kann - bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine technische Aufgabe lösen, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird? 2. Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob eine computerimplementierte Simulation, die als solche beansprucht wird, eine technische Aufgabe löst? Ist es insbesondere eine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technische Prinzipien gestützt wird, die dem simulierten System oder Verfahren zugrunde liegen? 3. Wie lauten die Antworten auf die erste und die zweite Frage, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird, insbesondere für die Überprüfung eines Entwurfs?

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 1224/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine erfolgreiche Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss einer Prüfungsabteilung des EPA zum Gegenstand hat. In Folge 5 der zweiten Staffel haben die beiden Podcaster schon einmal eine nicht erfolgreiche Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss besprochen. Erfindung Bei der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung handelt es sich um ein Gerät zur Erzeugung von Aerosolen, also einem E-Vape. Beansprucht wird dabei eine Kontrolleinheit, welche die Energiezufuhr von einer Energiequelle zur Last steuert und dabei einen von zwei Werten heranzieht. Prüfungsverfahren Es handelt sich um eine Euro-PCT Anmeldung die auf einer japanischen internationalen Anmeldung basiert. Die internationale Veröffentlichung umfasste 52 Seiten Zeichnungen. Beim Einleiten der europäischen Phase wurden vier geänderte Zeichnungen eingereicht, die als Seite 3/52, 28/52, 37/52 und 40/52 bezeichnet wurden. Im ersten Prüfungsbescheid und in der Mitteilung über die Erteilungsabsicht wurden jedoch nur die Zeichnungen 1/4 bis 4/4 angeführt, wobei im Druckexemplar ausschließlich die vier geänderten Seiten Zeichnungen enthalten waren. Da die Anmelderin die Erteilungsgebühr entrichtete und die Übersetzung der Patentansprüche einreichte, wurde die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents (Erteilungsbeschluss) basierend auf dem Druckexemplar mit vier Seiten Zeichnungen gefasst. Beschwerdeverfahren Die Patentinhaber wurde rechtzeitig auf den Fehler aufmerksam, legte fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein und reichte eine Beschwerdebegründung ein. Die Hauptargumente der Beschwerdeführerin waren - Verstoß gegen die Pflicht zur Begründung der Entscheidung gemäß R 111 (2) EPÜ, da nicht begründet wurde, weshalb 48 Seiten Zeichnungen nicht erteilt wurden; - Verletzung des rechtlichen Gehörs gem Art 113 (1) EPÜ; - Verstoß gegen Art 113 (2) EPÜ, da der Anmelder der erteilten Fassung bzw. der Weglassung der Zeichnungen nie zugestimmt hatte. Entscheidung Kernpunkt der Entscheidung war die Feststellung der Kammer, dass die der Anmelderin übermittelte Fassung des Druckexemplars nicht dem Text entsprach, den die Prüfungsabteilung tatsächlich erteilen wollte (also dem wahren Willen der Prüfungsabteilung) und alle 52 Seiten Zeichnungen umfasst. Die Beschwerdekammer begründete dies mit einer Reihe an objektiv festgestellten Kriterien: - die Anmelderin hatte die entsprechenden Seitengebühren entrichtet; - es wurden von der Anmelderin nie Zeichnungen aktiv zurückgezogen, nur geänderte eingereicht; - die Prüfungsabteilung begründete nicht, weshalb 48 Seiten Zeichnungen nicht zum Verfahren zugelassen wurden; - in der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid wurde von der Anmelderin mitgeteilt, dass alle anhängigen Anmeldeunterlagen aufrecht erhalten werden. Aufgrund dieser identifizierten objektiven Gründe wurde entschieden, dass die Zustimmungsfiktion nach R 71 (5) EPÜ nicht durch die Entrichtung der Gebühren und Einreichung der Übersetzungen ausgelöst wurde und der Beschwerde wurde in diesem Fall stattgegeben.

In dieser Folge des IP Courses Podcasts ist Patentanwalt Andreas Wildhack zu Gast bei Michael Stadler und spricht über die erste Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) zu sogenannten Second Medical Use Claims – also Patenten, die eine neue medizinische Verwendung eines bereits bekannten Wirkstoffs schützen. Ausgangspunkt ist der Streit zwischen Amgen auf der einen und Sanofi/Regeneron auf der anderen Seite um das Medikament Praluent (Alirocumab) bzw. Repatha (Evolocumab), beides Antikörper, die an das PCSK9-Protein binden und den Cholesterinspiegel senken. Das Streitpatent (EP 3 536 712) schützt die Verwendung solcher PCSK9-Inhibitoren zur Senkung des Lipoprotein-A-Spiegels (Lp(a)), während die zugelassenen Medikamente nur zur LDL-Senkung genehmigt sind. Das UPC stellte klar, dass zur Verletzung eines solchen medizinischen Verwendungsanspruchs zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 1. Objektiv, das Produkt muss so angeboten oder vertrieben werden, dass es zur beanspruchten therapeutischen Verwendung führt oder führen kann, und 2. Subjektiv, der Anbieter muss wissen oder vernünftigerweise wissen müssen, dass diese Verwendung eintritt. Da Regeneron keine Beweise für tatsächliche Off-Label-Verschreibungen oder ein entsprechendes Wissen von Amgen vorlegen konnte, verneinte das UPC eine Patentverletzung. Die Entscheidung zeigt: Das UPC folgt nicht vollständig der deutschen Dogmatik des „sinnfälligen Herrichtens“, sondern entwickelt einen eigenen, zweistufigen Prüfungsmaßstab. Kläger müssen künftig frühzeitig belastbare Beweise für objektive Marktverwendung und subjektive Kenntnis des Beklagten vorlegen, um Erfolg zu haben.

In dieser Folge sprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 602/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 14. April 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA zum Gegenstand hat. Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der 25. Februar 2013 - die Zurückweisungsentscheidung ist auf den 3. November 2013 datiert. Erfindung Die ursprüngliche Erfindung betrifft eine Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung, die während des Vermischens eine gewisse Heterogenität aufweisen soll, um eine Verteilung der Zusammensetzung in einer Form zu ermöglichen, bevor die Vernetzungsreaktion einsetzt. Prüfungsverfahren Im Verlauf des langen Prüfungsverfahrens, in dem bis zur mündlichen Verhandlung neun Prüfungsbescheide erlassen wurden, wurden die Patentansprüche auf ein Verfahren zum Herstellen von Faserverbundwerkstoffen unter Verwendung einer Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung gerichtet. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Zurückweisungsentscheidung auf mangelnde Klarheit des Merkmals "dass die vernetzte Zusammensetzung eine Glasübergangstemperatur Tg über 60°C, gemessen mit DSC, DIN 11357, aufweist" Dieses Merkmal wurde als unklar befunden, da laut Auffassung der Prüfungsabteilung essentielle (eigentlich wesentliche" Merkmale fehlen, da aus dem Anspruch nicht hervorgeht, wie die Glasübergangstemperatur erreicht werden soll. Die Hilfsanträge wurden wegen mangelnder Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zurückgewiesen. Leitsatz der Entscheidung der Beschwerdekammer "Die wesentlichen Merkmale der Erfindung gemäß Regel 43(3) EPÜ sind diejenigen, die der Anmelder als wesentlich für den beantragten Patentschutz ansieht, und nicht diejenigen, die die Prüfungsabteilung als ausreichend erachtet, um materiellrechtliche Erfordernisse zu erfüllen." Beschwerdeverfahren Die Beschwerdekammer prüfte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die bisherige Rechtsprechung und stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich bei den Erfordernissen der Regel 43 (3) EPÜ, dass ein unabhängiger Anspruch alle wesentlichen Merkmale enthalten muss, um eine formale Anforderung und nicht um eine materiell-rechtliche Voraussetzung handelt. Da die Patentanmeldung den beanspruchten Gegenstand - auch in Hinblick auf die Einstellung der Glasübergangstemperatur - so deutlich offenbart, dass der Fachmann sie nacharbeiten kann, also ausführbar im Sinne des Art 83 EPÜ ist, und die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung gemäß Art 84 Satz 2 EPÜ (formal) gegeben ist, wurde die Zurückweisungsentscheidung aufgehoben. Die Beschwerdekammer stellte auch die Neuheit der Ansprüche fest und verwies zur Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit an die Prüfungsabteilung zurück.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 0428/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 20. März 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA zum Gegenstand hat. Gegenstand des Streitpatents ist eine Zaunkonstruktion mit Vertikalpfosten umfassend COR-TEN-Stahl, einer Stahllegierung, die eine charakteristische Patina ausbildet und sehr witterungsresistent ist. Bei dieser Entscheidung beschäftigt sich die Beschwerdekammer insbesondere mit der Frage, ob ein Anreiz zur Änderung eines technischen Merkmals im nächstliegenden Stand der Technik vorhanden sein muss und verneint dies. Demnach kann eine erfinderische Tätigkeit verneint werden, solange sich die Aufgabe aus dem unterscheidenden Merkmal ergibt und eine allgemein bekannte Lösung bereitsteht. Ein Anreiz im nächstliegenden Stand der Technik selbst ist nicht erforderlich.

Die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer melden sich nach der Sommerpause zurück und geben einen Ausblick auf die neue Staffel.

Die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher, Lukas Fleischer und Fabian Haiböck rekapitulieren die zweite Staffel des Podcasts und verabschieden sich in die Sommerpause.

In dieser Prototypen Folge des Formats "Patent Panel" diskutieren die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer zu dritt über die gerade frisch ergangene Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer, die bereits in den Folgen 11 und 12 dieser Staffel besprochen wurde. Dabei versuchen die Podcaster insbesondere unterschiedliche Aspekte der Entscheidung zu beleuchten, die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis des Europäischen Patentamts im Prüfungs- und Einspruchsverfahren zu antizipieren und unterschiedliche Blickwinkel in Bezug auf die Auslegungspraxis zu geben. Zusammenfassung der Entscheidung Frage 1 der Vorlage zielte darauf ab, ob Art 69 EPÜ oder Art 84 die Rechtsgrundlage für die Auslegung der Patentansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit darstellt. Diese Frage wurde von der Großen Beschwerdekammer dahingehend beantwortet, dass aus formaler Sicht keine dieser Bestimmungen die Rechtsgrundlage darstellen kann. Tatsächlich aber ist es die analoge Anwendung dieser Artikel, die basierend auf der Rechtsprechung der Beschwerdekammer die Basis für die Anspruchsauslegung bildet. Frage 2 der Vorlage wollte wissen, ob die Beschreibung immer für die Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist oder - wie in einer Rechtsprechungslinie der Fall - nur dann, wenn ein Merkmal im Anspruch unklar oder mehrdeutig ist. Die Große Beschwerdekammer sieht es als erforderlich an, dass die Beschreibung und die Zeichnungen bei der Auslegung der Ansprüche immer zu konsultieren ist, wenngleich die Prädominanz der Ansprüche betont wird. Die Große Beschwerdekammer hält auch fest, dass eine andere Auslegungspraxis durch das EPA im Widerspruch zur Praxis der nachgeschalteten nationalen Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) stehen würde und so der angestrebten Harmonisierung des europäischen Patentrechts diametral entgegenstehen würde. Die dritte Frage, die danach fragte ob bzw. unter welchen Umständen eine breite Definition in der Beschreibung nicht berücksichtigt werden muss, wurde von der Großen Beschwerdekammer nicht zugelassen, da die Beantwortung dieser Frage für die vorlegende Kammer für die Entscheidungsfindung aufgrund der Beantwortung der Frage 2 nicht mehr erforderlich ist. Leitsatz The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC. The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung T 641/00 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2002, die auch als Comvik Entscheidung bekannt ist. Es handelt sich um eine Leitentscheidung aus dem Gebiet der computerimplementierten Erfindungen, die den sogenannten Comvic Approach oder Comvic-Ansatz geprägt hat. Diese Entscheidung legt die Grundsätze fest, an Hand derer das EPA heute die Technizität beurteilt, Ansprüche mit technischen und nicht-technischen Merkmalen behandelt und die erfinderische Tätigkeit von solchen Ansprüchen beurteilt. Erfindung Beansprucht wurde ein Verfahren für Mobiltelefone des GSM-Typs mit einem Teilnehmer-Kennungsmodul, sprich einer SIM, wobei die SIM zwei unterschiedliche Kennungen bzw. Identitäten aufweist. Der Benutzer kann eine der Kennungen aktivieren, wobei an Hand der aktiven Kennung zwischen dienstlichen und privaten Anrufen unterschieden wird, um die Gebühren entsprechend abzurechnen. Anmelder war das schwedische Mobilfunkunternehmen Comvik, das namensgebend für den aus der Entscheidung resultierenden Ansatz wurde. Einspruchsverfahren Gegen das Streitpatent wurde Einspruch eingelegt und im Rahmen des Einspruchsverfahrens wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen, ohne dass die später im Beschwerdeverfahren diskutierten Aspekte der Technizität und der nicht-technischen Merkmale behandelt wurden. Technizität Die Beschwerdekammer bestätigte, dass bei Ansprüchen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen bereits ein technisches Merkmal ausreicht, um die Technizität zu begründen. Im konkreten Fall war die Technizität bereits dadurch gegeben, dass ein Mobiltelefon involviert war. Dennoch dürfen in einem Patentanspruch auch nicht-technische Merkmale enthalten sein. nicht-technische Merkmale & erfinderische Tätigkeit Während bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für technische Merkmale eine rückschauende Betrachtung nicht zulässig ist, also die Lösung nicht Teil der Aufgabe sein darf, ist dies bei nicht-technischen Merkmalen nicht der Fall. Nicht-technische Merkmale können Teil der Aufgabe sein. Weiters können nicht-technische Merkmale keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten. Dabei geht die Kammer davon aus, dass die Fachperson immer durch das technische Gebiet festgelegt wird und die nicht-technischen Unterscheidungsmerkmale (also etwa Geschäftsmethoden), der Fachperson in der Aufgabenstellung mitgegeben werden, also ähnlich einem Lastenheft. Anwendung auf den konkreten Fall: Comvik-Ansatz Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik wurden drei Unterscheidungsmerkmale identifiziert: i) Dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt, ii) die Kennungen sind wahlweise verwendbar iii) die wahlweise Aktivierung wird zur Aufteilung der Gebühren herangezogen. Während das Merkmal i) als technisch angesehen wurde, wurden die Merkmale ii) und iii) als nicht-technisch angesehen. Die von der Beschwerdekammer formulierte Aufgabe lautete dahingehend, dass ein System implementiert werden soll, das es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken (oder Anrufen verschiedener Benutzer) zu unterscheiden, wobei das Konzept der Gebührenaufteilung (Merkmal iii) der Fachperson im Rahmen seiner Auftragsinformationen zur Verfügung gestellt werden. Ausgang des Verfahrens Da im nächstliegenden Stand der Technik an einer anderen Stelle offenbart einerseits, dass mehrere Kennungen zur Unterscheidung bzw. zur Identifikation der Teilnehmer vorhanden sein müssen und andererseits, dass multifunktinale SIM-Karten bekannt sind, die zwei oder mehr Kennungen (IMSI-Nummern) enthalten. Dass der nächstkommende Stand der Technik die Gebührenabrechnung nicht thematisierte war nicht relevant, da es sich dabei um nicht-technische Merkmale handelte. Der beanspruchte Gegenstand war damit nach Anwendung des Comvik-Ansatzes nicht erfinderisch.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 1691/22 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Erfindung Die Erfindung betrifft eine elektronische Verdampfungsvorrichtung (11), sprich eine E-Zigarette, die ein Gehäuse, einen Zerstäuber (26), eine Liquid-Zufuhr (34) und einen Kapillarpuffer (101) mit einem Dampfkanal (32) umfasst. Der ursprüngliche Anspruch zielt dabei auf die Gestaltung des Kapillarpuffers (101) ab. Da die Anmeldung auf einer chinesischen Anmeldung basierte, waren in den abhängigen Ansprüchen keine mehrfachen Rückbezüge enthalten, sprich die abhängigen Ansprüche 3 bis 14 waren nicht aufeinander rückbezogen, sondern nur auf Anspruch 1 und/oder Anspruch 2. Verspätung im Einspruchsverfahren Die Patentinhaberin legte während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung , sprich nach Ablauf der Frist für Eingaben vor der mündlichen Verhandlung gemäß R 116 EPÜ, neue Hilfsanträge vor, nachdem der bereits eingeschränkte Hauptantrag nicht erfolgreich war. Mehrere Hilfsanträge wurden von der Einspruchsabteilung wegen Verspätung nicht zum Verfahren zugelassen, wobei insbesondere Probleme mit Zwischenverallgemeinerungen und nicht ausreichender Stützung der Änderungen als Gründe angeführt wurden. Hilfsantrag 4 wurde zum Verfahren zugelassen und als gewährbar erachtet. Verspätung im Beschwerdeverfahren Die Patentinhaberin versuchte im Beschwerdeverfahren einen Hilfsantrag ins Verfahren zu bringen, der bereits von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde. Die Beschwerdekammer muss in diesem Fall gemäß Art 12 (6) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) lediglich überprüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt hatte. Dies wurde bestätigt und dieser Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen. Weiters wurden Hilfsanträge eingereicht, die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden und somit Änderungen im Sinne der VOBK darstellen. Die Beschwerdekammer prüfte die Zulässigkeit der Änderungen basierend auf Art 12 (4) VOBK, wobei insbesondere die Grundlage der Änderungen und die Gründe für die Änderung von der Patentinhaberin anzugeben sind. Bei der Ausübung des Ermessens hat die Beschwerdekammer die Komplexität der Änderung, die Eignung zur Ausräumung von Mängeln und die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Weiters wurden die Änderungen basierend auf Art 12 (6) VOBK geprüft, nämlich dahingehend, ob die Änderungen bereits vor der ersten Instanz eingereicht werden hätten müssen. Die Beschwerdekammer kam zur Auffassung, dass die Hilfsanträge 1 bis 3 als verspätet nicht zum Verfahren zugelassen werden, wobei beide Rechtsgrundlagen angegeben wurden. Im Rahmen der Diskussion des Hilfsantrags 4, der von der Einspruchsabteilung aufrecht erhalten wurde, während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, machte die Einsprechende erstmals einen Einwand basierend auf Art 123 (2) EPÜ geltend. Dieser Einwand wurde basierend auf Art 13 (2) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen, nachdem der Einwand erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde und keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen. Ausgang des Verfahrens Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Einspruchsabteilung und das Streitpatent wurde im Umfang des Hilfsantrags 4 aufrecht erhalten.

In dieser zweiten und abschließenden Folge sprechen Gerd Hübscher und Lukas Fleischer über die verbundenen Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004, wobei diese Episode den Leitsatz und den Prozess der Entscheidungsfindung der Großen Beschwerdekammer behandelt. Definition der Falltypen Die Große Beschwerdekammer sieht die Vorlagefragen als Frage zur Auslegung des Art 101 (3) EPÜ, der die Prüfung von im Einspruchsverfahren geänderten Unterlagen regelt. Basierend auf den Vorlagefragen werden drei unterschiedliche Falltypen definiert und teilweise Beispiele gegeben: Typ A i): Fälle, in denen ein abhängiger Anspruch alternative Ausführungsformen enthält (darunter möglicherweise eine oder mehrere bevorzugte), wobei eine davon mit dem zugehörigen unabhängigen Anspruch kombiniert wird. Typ A ii): Fälle, in denen ein Merkmal aus einem abhängigen Anspruch in einen unabhängigen Anspruch übernommen wird, wobei dieses Merkmal zuvor mit anderen Merkmalen dieses abhängigen Anspruchs verbunden war und nun von ihnen losgelöst ist. In der Vorlage geht es vielmehr um Fälle, in denen eine Änderung nicht zu einem Klarheitsmangel führt, sondern der angebliche Klarheitsmangel bereits in den erteilten Ansprüchen bestand. Typ B): Fälle, bei denen ein abhängiger Anspruch vollständig in einen unabhängigen aufgenommen wird. Zusammenfassung Die Große Beschwerdekammer kommt nach langen Erwägungen zu dem Schluss, dass die herkömmliche Rechtsprechungslinie korrekt ist und im Einspruchsverfahren auch bei Änderungen nur in beschränktem Umfang die Klarheit geprüft werden kann. Eine Klarheitsprüfung ist in keinem der zuvor definierten Falltypen zulässig. Dass aber durch Änderungen verursachte Klarheitsprobleme, also etwa durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung oder durch eine Zwischenverallgemeinerung von Merkmalen aus abhängigen Ansprüchen, bei der Prüfung im Einspruchsverfahren zu beanstanden sind, war unstrittig und daher nicht Gegenstand der Entscheidung. Zwei Argumente der Großen Beschwerdekammer sind in diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert: Klarheitsmängel können auch im Rahmen der Prüfung anderer Einspruchsgründe (oder nationaler Nichtigkeitsgründe) im Rahmen der Auslegung berücksichtigt werden, indem unklare Merkmale breit ausgelegt werden. Die Beschränkung der Prüfung von Klarheitsmängel im Einspruchsverfahren schafft insofern Rechtssicherheit, als dass sie dem Ermessen der Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern entzogen wird, um eine willkürliche Entscheidungspraxis zu vermeiden und um zu verhindern, dass Verfahren durch eine große Anzahl an Klarheitseinwänden verschleppt werden. Ausgang des Ausgangsfalls Da die Große Beschwerdekammer klargestellt hat, dass in Fällen - wie dem Vorlagefall - die Klarheit bei der vollständigen Aufnahme eines abhängigen Anspruchs in einen unabhängigen Anspruch nicht geprüft werden kann, wurde der Klarheitseinwand gegen Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zugelassen. Der Gegenstand des Anspruchs 1, der eben eine Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 enthielt, wurde als neu und erfinderisch angesehen, sodass das Streitpatent im Umfang des ersten Hilfsantrags aufrecht erhalten wurde. Leitsatz Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern und dann auch nur soweit diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2015. Diese Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage in welchem Umfang Klarheitseinwände im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu prüfen sind. Erfindung Die dem Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft eine medizinische Prothese, bzw eine Protheseauskleidung, die auch als Liner bezeichnet wird. Der Liner (38) zeichnet sich einerseits durch eine verbesserte Schirmbefestigung (17, 8 ,9, 10) und andererseits durch einen schützenden und gleitfähigen Überzug aus, wobei diese Überzugsschicht (47) Parylen umfasst. Vorlagefall Im Einspruchsverfahren wurden Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit diskutiert, wobei die mangelnde Ausführbarkeit im Wesentlichen auf im unabhängigen Anspruch vorhandene Klarheitsmängel abzielte. Erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin - nachdem der Hauptantrag wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurde - einen Hilfsantrag vor, in welchem die Merkmale des abhängigen Anspruchs 3 aufgenommen wurden, welcher wie folgt lautete "wobei die Prothesenauskleidung (38) im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche beschichtet ist." Die Einspruchsabteilung ließ den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zu, da er ihrer Meinung nach verspätet und prima facie nicht gewährbar war. Es wurde auch festgehalten, dass Hilfsantrag 1 mehrere Klarheitsprobleme aufwies, insbesondere hinsichtlich "im Wesentlichen über ihre gesamte Oberfläche". Im Beschwerdeverfahren wurde die Klarheitsproblematik erst in der mündlichen Verhandlung diskutiert und aufgegriffen. Die Vorlagefragen wurden formuliert, da es zwei unterschiedliche Rechtsprechungslinien gab: Die "herkömmliche" Rechtsprechungslinie ausgehend von der Entscheidung T301/87, in der die Klarheitsprüfung für eine reine Zusammenziehung von erteilten Ansprüchen verneint wurde und eine abweichende Rechtsprechungslinie ausgehend von T 459/09, in der im Einzelfall die Klarheitsprüfung als Ermessensfrage zugelassen wurde, auch wenn es sich nur um eine reine Anspruchskombination handelte.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 493/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung stammt aus dem Bereich der Rohölbohrtechnik der Rohölbohrtechnik und betrifft die Verbindung zweier Rohre mittels einer Gewindehülse. Konkret ist die geometrische Form der Außengewinde der Rohrenden und der Innengewinde der Hülse beansprucht, wobei die Gewindenuten der Gewinde abschnittsweise eine variable Breite aufweisen. Das soll eine verbesserte Drehmomentübertragung gewährleisten. In der Entscheidung werden zwei unterschiedliche Aspekte von Zwischenverallgemeinerungen diskutiert: Einerseits eine Zwischenverallgemeinerung gegenüber der Prioritätsanmeldung, was gemäß der Entscheidung G 2/98 zu einem Prioritätsverlust führt, sodass ein eigenes älteres Recht zum Stand der Technik nach Art 54 (3) EPÜ wurde und neuheitsschädlich war. Andererseits wurde eine Zwischenverallgemeinerung der erteilten bzw. im Einspruchs-Beschwerde-Verfahren geänderten Fassung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung behandelt, was ein klassisches Art 123 (2) EPÜ Problem darstellt. Ein interessanter Teilaspekt betrifft den Versuch der Anwendung der Entscheidung G 1/15 (diskutiert in Folge 8 und Folge 9 dieser Staffel des Podcasts): Die Patentinhaberin versuchte die Nichtaufnahme eines Teilmerkmals aus der Beschreibung in Form eines artifiziellen generischen ODER Anspruchs darzustellen, um sich gegenüber dem älteren Recht abzugrenzen. Die Kammer ließ dies jedoch nicht zu, da es kein entsprechendes Merkmal in den Ansprüchen gab, die eine Abstrahierung erlaubt hätten (bei der G 1/15 war das später verallgemeinerte Merkmal bereits in den Ansprüchen der Prioritätsanmeldung vorhanden). Als Denkanstoß wird kurz andiskutiert, ob - anstatt sich auf eine Teilpriorität im Sinne der G 1/15 zu berufen - nicht auch ein Disclaimer im Sinne der G 1/03 (diskutiert in Folge 17 und Folge 18 dieser Staffel des Podcasts) möglich gewesen wäre, um sich gegenüber dem älteren Recht abzugrenzen. Im Endeffekt wurde eine Fassung der Ansprüche von der Patentinhaberin ins Verfahren eingeführt, dass die Priorität gültig beanspruchte und keine Zwischenverallgemeinerung enthielt. Nachdem dieser Anspruch für neu und erfinderisch befunden wurde, wurde das Patent in beschränktem Umfang aufrecht erhalten.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung R 3/15 der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2017, die einen Überprüfungsantrag gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer zum Gegenstand hat. R-Entscheidungen betreffen keine allgemeinen Rechtsfragen, sondern konkrete Verfahrensfehler in Einzelfällen. Sie sind kein Ersatz für eine dritte Instanz, sondern dienen der Wahrung grundlegender Verfahrensrechte. Die Erfindung betraf ein Fernrohr, das sowohl große Vergrößerung und ein weiteres Sichtfeld ermöglicht. Die technischen Merkmale wurden später im Prüfungsverfahren deutlich präzisiert und eingegrenzt. Drei große Unternehmen legten Einspruch gegen das Patent ein und trugen umfangreiches Material zum Stand der Technik vor. Nach intensiver Auseinandersetzung blieb das Patent in eingeschränkter Form auf Grundlage eines Hilfsantrags bestehen. Mehrere Parteien führten das Verfahren vor der Beschwerdekammer weiter, wobei auch neue Dokumente und Anspruchsfassungen eingebracht wurden. Formale Fehler im Umgang mit verspäteten Anträgen und eine andere - dem Inhaber bis zur Entscheidung unbekannte - Auslegung einzelner technischer Merkmale führten letztlich zum Widerruf des Patents. Die Patentinhaberin stellte einen Antrag auf Überprüfung wegen Verletzung rechtlichen Gehörs. Die Große Beschwerdekammer erkannte einen schwerwiegenden Verfahrensmangel und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf. Nach der Aufhebung durch die Große Kammer wurde das Verfahren formal wieder aufgenommen. Kurz darauf zogen alle Beteiligten ihre Beschwerden und Einsprüche zurück, das Patent blieb in beschränkter Form bestehen. Das Überprüfungsverfahren ist ein eng begrenztes und selten erfolgreiches Rechtsmittel. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wie hier bei R 3/15, führt es zur Aufhebung einer Entscheidung.

In dieser zweiten und abschließenden Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die verbundenen Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004, wobei diese Episode die Leitsätze in Zusammenhang mit der Einführung von nicht ursprungsoffenbarten Disclaimern und die Auflösung der Ausgangsfälle behandelt. Auch diskutiert werden die unterschiedlichen Herangehensweisen in Zusammenhang mit der Abgrenzung von älteren Rechten, nämlich dem vom EPA nunmehr praktizierten Whole-Content-Approach und dem Prior-Claim-Approach. Zusammenfassung Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass nicht ursprungoffenbarte (undisclosed) Disclaimer grundsätzlich möglich sind. Disclaimer kann man aus drei Gründen eingeführt werden, nämlich - um Neuheit gegenüber einem älteren Recht herzustellen, - um Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorveröffentlichung herzustellen, und - um Gegenstände auszuklammern, die aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Unter einer zufälligen Veröffentlichung versteht man eine Veröffentlichung, die so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass sie der Fachmann bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte, jedoch kommt dies in der Praxis äußerst selten vor. Ein Disclaimer darf weiters nicht mehr ausschließen als unbedingt erforderlich und muss klar sein. Ausgang der Vorlagefälle: Im ersten Vorlagefall (beschichtetes Glassubstrat) wurde die Zufälligkeit des Stand der Technik Dokuments verneint, sodass kein Disclaimer zulässig war. Die Patentinhaberin musste auf eine herkömmliche Einschränkung zurückgreifen und Schichtzusammensetzungen aus dem Anspruch streichen, konnte so aber das Patent in beschränktem Umfang - aber ohne Disclaimer - verteidigen. Im zweiten Vorlagefall (HIV-Test) wurden insgesamt 12 undisclosed Disclaimer eingeführt, um sich vom älteren Recht abzugrenzen. Diese Disclaimer wurden auch als zulässig angesehen, jedoch wurde der derart beschränkte Anspruch als nicht neu befunden. Auch in diesem Fall konnte das Patent durch entsprechende Änderungen des Anspruchs ohne Disclaimer aufrecht erhalten werden. Leitsätze I. Die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen: II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient: - die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt; - die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, daß der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und - einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar. II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muß die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die verbundenen Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004, die unter dem Schlagwort "Disclaimer" bekannt geworden ist. Diese Entscheidungen beschäftigen sich mit der Frage ob und vor welchem rechtlichen Hintergrund nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer, sogenannte "undisclosed diclaimer", zulässig sind. erster Vorlagefall: beschichtetes Glassubstrat Die dem ersten Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft ein mit einem Metallfilm und einer Schutzschicht beschichtetes Glassubstrat, wobei die Beschichtung dazu dient, eine hohe Temperaturbeständigkeit ohne Verlust der optischen Eigenschaften zu erreichen. Im Einspruchsverfahren wurde ein Stand der Technik Dokument herangezogen, das metallische Beschichtungen offenbarte, deren Zusammensetzung unter den Anspruch fielen, obwohl die Beschichtungen auf einem Glassubstrat aufgebracht waren, um eine Goldfärbung mit möglichst günstigen Materialien zu erreichen. Der Patentinhaber versuchte sich dadurch abzugrenzen, dass er einen nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer einführte, um genau die vorgehaltenen neuheitsschädlichen Kombinationen aus dem Stand der Technik auszuschließen. Dabei berief er sich auf das in der Rechtsprechung geschaffene Rechtsinstitut der "zufälligen Vorveröffentlichung". Im Beschwerdeverfahren wurde die grundsätzliche Zulässigkeit der undisclosed Disclaimer im Lichte der unterschiedlichen Rechtsprechungslinien, insbesondere im Hinblick auf die Problematik mit Art 123 EPÜ, in Frage gestellt, was zur ersten Vorlage führte. zweiter Vorlagefall: HIV-Test Dem zweiten Vorlagefall liegt ein Test zur Erkennung von AIDS-bezogenen Krankheiten, konkret die Verwendung synthetischer Peptide zur Virus- oder Antikörperdetektion, als Erfindung zugrunde. Im Einspruchsverfahren wurde ein älteres Recht, also Stand der Technik nach Art 54 (3) EPÜ, eingeführt, das neuheitsschädlich für das erteilte Patent war. Auch hier versuchte sich der Patentinhaber durch nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer von dieser Vorveröffentlichung abzugrenzen. Da bereits die Vorlagefragen aus dem ersten Fall bekannt waren, ergänzte die hier vorlegende Beschwerdekammer lediglich die zusätzliche Frage, ob ein nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer zur Abgrenzung von einem älteren Recht zulässig ist.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 547/14 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom Jahr 2020, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zum Gegenstand hat. Erfindung Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorhersage von Schimmelpilzbildung auf Gegenständen. Dabei werden: - Temperatur- und Feuchteverläufe auf einem Objekt bestimmt, - der Wassergehalt einer Spore auf dem Objekt gemessen und - überprüft, ob der Wassergehalt den Grenzwert für Auskeimung oder Wachstum erreicht. Die Parameter können experimentell oder computergestützt ermittelt werden. Verfahren: Im Prüfungsverfahren erhob die Prüfungsabteilung Einwände: - Der Anspruch umfasse sowohl computergestützte als auch experimentelle Verfahren. - Die Schritte ohne Computerunterstützung seien reine intellektuelle Tätigkeiten und damit nach Art. 52 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen. - Ein weiteres Argument war, dass die Bestimmung des Wassergehalts der Spore rein biologischer Natur sei und somit ebenfalls nicht technisch. Relevante Punkte der Entscheidung: 1. Technischer Charakter der Erfindung: Die Beschwerdeführerin argumentierte erfolgreich, dass: - die experimentelle Bestimmung von physikalischen Größen (Temperatur, Feuchtigkeit, Wassergehalt) technische Mittel voraussetzt, - die Biologie als angewandte Naturwissenschaft grundsätzlich technischer Natur ist. Die Beschwerdekammer folgte dieser Argumentation vollständig. 2. Erfinderische Tätigkeit und Rückverweisung: Da die Prüfungsabteilung angenommen hatte, es gebe keine technischen Merkmale, wurde auch keine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt. Die Kammer stellte klar, dass: - alle Merkmale technisch sind, - somit eine Recherche zwingend erforderlich ist, - das Verfahren zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird. Ausgang des Verfahrens Nach der Zurückverweisung wurde fast umgehend ein Patent erteilt, wobei die zusätzlich von der Prüfungsabteilung recherchierten Stand der Technik Dokumente lediglich in der Mitteilung nach R 71 (3) EPÜ erwähnt wurden. So gab es nach einem sechsjährigen Beschwerdeverfahren im Prüfungsverfahren doch noch ein Happy End für die (nun) Patentinhaberin.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 2632/22 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung betrifft ein Grasmanagementsystem mit mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Eine dieser Maschinen ist ein Mäher, der während des Mähvorgangs Feuchtigkeitswerte des Grases misst. Zusätzlich wird mittels Positionssensor die Mähposition erfasst, sodass eine Feuchtigkeitskarte erstellt werden kann. Eine weitere Arbeitsmaschine, z. B. ein Heuwender, Rechen oder eine Rundballenpresse, wird durch eine Recheneinheit gesteuert, die eine Streckenroute vorgibt. Diese Route wird so geplant, dass zuerst die Gräser mit niedrigeren Feuchtigkeitswerten bearbeitet werden. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent basierend auf mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen, wurde aber von der Einspruchsabteilung vollumfänglich aufrechterhalten. Das relevante Unterscheidungsmerkmal: Die Routenplanung für die nachgelagerten Maschinen basierend auf unmittelbar beim Mähen gemessener Feuchtigkeit war aus dem Stand der Technik nicht bekannt und wurde als erfinderisch gewertet. In der von der unterlegenen Einsprechenden eingeleiteten Beschwerdeverfahren wurden zwei Hauptpunkte diskutiert: 1. Zulässigkeit der Beschwerde (Regel 99 EPÜ): Die Patentinhaberin warf der Beschwerdeführerin vor, dass die Begründung nur eine Wiederholung früherer Argumente sei. Die Kammer stellte aber klar: Eine Beschwerde ist zulässig, wenn erkennbar ist, warum und in welchem Umfang eine Entscheidung angefochten wird – auch wenn sich Argumente wiederholen. 2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ): Die Kammer verwarf den in der Beschwerde weiter substantiierten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit. Der zentrale Punkt: In der zitierten Entgegenhaltung D3 werden Feuchtigkeitswerte vor dem Trocknen, in D2 nach dem Trocknen verwendet – diese Werte sind nicht kompatibel. Die Fachperson hätte daher keinen Grund gehabt, die Lehren zu kombinieren.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Voraussetzungen der Offenbarungsüberschreitung gemäß Art 123 (2) EPÜ und der Schutzbereichserweiterung gemäß Art 123 (3) EPÜ unabhängig voneinander zu prüfen sind und beiden die gleiche Wertigkeit zukommt. Zuvor teilweise inhaberfreundliche Rechtsprechungslinien, die eine Sanierung eines solchen Problems erlaubt haben, wurden damit verworfen. Weiters wurde zwar festgehalten, dass es grundsätzlich möglich wäre, Merkmale ohne technischen Beitrag aus dem Anspruch zu entfernen, jedoch wurde nicht definiert, was unter "ohne technischen Beitrag" konkret zu verstehen ist. Die Rechtsprechung hat sich dahingehend entwickelt, dass Merkmale, die in irgendeiner Art geeignet sind, den Schutzbereich einzuschränken, in der Regel als technisch angesehen werden. Zusammenfassung: Die gegenständliche Entscheidung bildet die Grundlage für die sogenannte "unentrinnbare Falle" zwischen Art 123 (2) und 123 (3) EPÜ, da sie klarstellt, dass ein im Anspruch eines erteilten Patents befindliches technisches Merkmal, wie eben das Merkmal "schlierenfrei", das aber nicht ursprungsoffenbart war, nicht einfach aus dem Anspruch gestrichen werden kann, da dies eben eine Schutzbereichserweiterung darstellt. Es wäre lediglich möglich, das fragliche Merkmal durch ein ursprungsoffenbartes, engeres Merkmal zu ersetzen. Ist dies jedoch nicht möglich, kann das Patent nicht mehr gerettet werden. Im vorliegenden Fall wurde nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer von der Vorinstanz einerseits festgestellt, dass es nicht möglich war das Merkmal "schlierenfrei" durch ein anderes Merkmal zu ersetzen und andererseits entschieden, dass es sich bei diesem Merkmal nicht um ein Merkmal "ohne technische Wirkung" handelt. Entsprechend wurde das Streitpatent im Ergebnis widerrufen, da es aus der im Anmeldeverfahren geschaffenen unentrinnbaren Falle nicht entkommen konnte, Leitsätze: 1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, dass diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können. 2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. Diese Entscheidung, bekannt unter dem Schlagwort "beschränkendes Merkmal", prägt den Begriff der "unentrinnbaren Falle" zwischen Art 123 (2) EPÜ und 123 (3) EPÜ, also den Fall dass eine im Anmeldeverfahren eingeführte Offenbarungsüberschreitung im späteren Verfahren, etwa in einem Einspruchsverfahren, nicht mehr saniert werden kann, da das strittige Merkmal nicht aus dem Anspruch gestrichen werden kann, ohne den Schutzbereich unzulässig zu erweitern. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine optische Membran, die bei der Herstellung von Halbleiter-Chips die Fotomasken vor Verunreinigung schützt, bzw. ein Herstellungsverfahren für eine solche Membran. Im Laufe des Anmeldeverfahrens wurde das Merkmal, dass die hergestellte Membran "im Wesentlichen frei von Schlieren ist" (substantially free of striae), in den Anspruch aufgenommen, ohne dass es eine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen dafür gab. Im Prüfungsverfahren wurde dies unkritisch gesehen und es wurde ein Patent mit einem unabhängigen Anspruch erteilt, der dieses Merkmal enthält. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent wegen der Offenbarungsüberschreitung angegriffen und die Einspruchsabteilung folgte der Argumentation der Einsprechenden und widerrief das Patent. Im nachfolgenden Beschwerdeverfahren wurde erstmals ein Hilfsantrag eingereicht, in welchem versucht wurde das strittige Merkmal durch ein ursrprungsoffenbartes Merkmal zu ersetzen. Die Beschwerdekammer sah jedoch ein Problem darin, dass die Streichung des Merkmals zu einer Schutzbereichserweiterung führen würde, was einen Verstoß gegen Art 123 (3) EPÜ darstellt. Die Große Beschwerdekammer wurde nun angerufen, um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Art 123 (2) EPÜ und Art 123 (3) EPÜ klarzustellen. Vorlagefrage Der Großen Beschwerdekammer wurde die folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?

Im zweiten Teil unseres Gesprächs zur noch anhängigen Vorlage G 1/24 vor der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts widmen sich Gerd Hübscher und Michael Stadler den konkreten Vorlagefragen, die die Technische Beschwerdekammer in der Sache T 0439/22 gestellt hat. Zentrales Thema ist die Auslegung von Patentansprüchen – konkret, ob und in welchem Umfang Beschreibung und Zeichnungen bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen sind, und ob Artikel 69 EPÜ hierfür eine geeignete Rechtsgrundlage darstellt. Wir sprechen über: die Formulierung der drei Vorlagefragen, die Standpunkte der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung, über mehr als 40 Amicus Curiae-Stellungnahmen, und über die vorläufige Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer. Am Ende der Folge wagt Gerd Hübscher eine Einschätzung zum möglichen Ausgang des Verfahrens – inklusive seiner persönlichen Bewertung, was ein „guter“ Standard für die künftige Auslegung von Patentansprüchen wäre.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über das noch anhängige Verfahren G 1/24 vor der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft einen aerosolerzeugenden Artikel, wie er in modernen Elektrozigaretten verwendet wird. Zentrales Merkmal des Anspruchs ist ein sogenanntes „gathered sheet“, also ein zusammengefasstes Flächengebilde. Strittig ist, ob dieser Begriff eng – im Sinne eines „gerafften“ Blattes – oder im Lichte der Beschreibung weiter auszulegen ist, etwa als gewickelt, gefaltet oder anderweitig komprimiert. Diese Auslegungsfrage ist entscheidend für die Beurteilung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik und hat zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer geführt. Diskutiert wird insbesondere, ob und in welchem Umfang Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung von Patentansprüchen herangezogen werden dürfen – ein Thema, das über den Einzelfall hinaus große Bedeutung für die Auslegungspraxis im europäischen Patentrecht hat.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 779/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung betrifft ein Filterelement mit einem Filter-Medium-Paket, das auf seiner Außenseite eine Polymerbeschichtung aufweist. Im kennzeichnenden Merkmal wird beansprucht, dass die Polymerbeschichtung nicht mittels eines Guss- oder Formverfahrens hergestellt ist ("is not a molded structure") und eine bestimmte durchschnittliche Dicke hat. Im Rahmen der Einleitung der europäischen Phase aus einer US-PCT Anmeldung wurde unter anderem Anspruch 7 geändert, der auf ein Polyharnstoff Material (polyurea material) abzielt. Nach der Patenterteilung wurde Einspruch eingelegt, wobei mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und Offenbarungsüberschreitung, insbesondere in Zusammenhang mit Anspruch 7, geltend gemacht wurden. Die Patentinhaberin verteidigte im Hauptantrag den erteilten Anspruchssatz und reichte 9 Hilfsanträge ein. Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden nicht und wies den Einspruch zurück, sodass das Patent unverändert aufrecht erhalten wurde. Anspruch 7 wurde als durch die Beschreibung gestützt angesehen, das Absatz [0117] des Streitpatents eine offene Aufzählung enthält, die den Stoff Polyharnstoff (polyurea) als einen von mehreren möglichen Stoffen für die Polymerbeschichtung in einer offenen Liste aufzählt. Im darauffolgenden Beschwerdeverfahren gab die entscheidende Beschwerdekammer in ihrer vorläufigen Meinung bekannt, dass sie sowohl eine Zwischenverallgemeinerung in Anspruch 7 ausmacht als auch ein Problem mit der erfinderischen Tätigkeit, da die Ansprüche, insbesondere des Hilfsantrags 4 aus dem Einspruchsverfahren, nicht alle relevanten Merkmale enthalten würden, die für eine spezifische technische Aufgabe (Erhöhung der Dichtheit) erforderlich wären. Die Patentinhaber reagierte auf die vorläufige Meinung mit einem Schriftsatz, in welchem vier neue Hilfsanträge eingereicht wurden. In diesen Hilfsanträgen wurde Anspruch 7 gestrichen, um das Problem der Offenbarungsüberschreitung auszuräumen, und neue Merkmale eingeführt, um das Problem der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auszuräumen. Gleichzeitig wurde argumentiert, dass es sich um außergewöhnliche Umstände handeln würde, da diese Argumentationslinien erstmals von der Beschwerdekammer in der vorläufigen Meinung vertreten wurden und zuvor nicht Teil des Verfahrens waren, sodass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die Änderungen in der letzten Konvergenzphase des Verfahrens rechtfertigen würden. Weiters wäre es offensichtlich, dass die neuen Hilfsanträge die Mängel ausräumen würden. Die Beschwerdekammer folgte der Argumentation der Patentinhaberin und lies den mit dem Schriftsatz eingereichten neuen Hilfsantrag 3 zum Verfahren zu. Nachdem in der mündlichen Verhandlung noch die Berichtigung eines Formalfehlers in diesem Hilfsantrag zugelassen wurde, wurde das Patent in geändertem Umfang aufrecht erhalten. Der Patentinhaber konnte in diesem Verfahren durch rasche Reaktion, sinnvolle Änderungen und gute Argumentation die Kammer zur Zulassung des verspätetet eingereichten Hilfsantrages bewegen. Die Beschwerdekammer vertritt dabei einen sehr moderaten Ansatz, was die Zulassung von äußerst spät im Beschwerdeverfahren eingebrachte Änderungen und Hilfsanträge angeht, der zu begrüßen ist, da andere Beschwerdekammern deutlich formalistischere und strengere Auffassungen vertreten.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer sah es als rechtmäßig an, den Anspruch in einen generischen ODER Anspruch zu teilen, wobei der aus der Prioritäts- bzw. der Teilanmeldung spezielle Teil, also der Kaltfließverbesserer (A) mit Ammonium-Salzen oder Amiden (B), als A UND B bezeichnet werden kann und die abstrahierte Offenbarung ohne diese Merkmale aus dem Streitpatent, also der Kaltfließverbesserer (A) ohne Ammonium-Salze oder Amide (B), als A UND nicht-B bezeichnet wurde. Zusammenfassung: Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im Falle einer Ausdehnung der Patentansprüche von der prioritätsbegründenden Erstanmeldung zur Nachanmeldung die Nachanmeldung nicht durch ihre eigene Teilanmeldung neuheitsschädlich getroffen ist, selbst wenn diese sich auf die Priorität der Erstanmeldung bezieht. Unter Rückgriff auf die Entscheidung G 1/03 ist es möglich, bei Vorliegen eines älteren Rechts einen Disclaimer einzufügen, der in diesem Fall darauf gerichtet ist, aus dem in der Nachanmeldung erweiterten Bereich den Schutzbereich der Erstanmeldung auszunehmen. Dieser Bereich ist dann gegenüber der speziellen Offenbarung der Teilanmeldung, die auch den Zeitrang der Erstanmeldung genießt ausreichend abgegrenzt. Da der spezielle Teil des Patentanspruchs prioritätsgedeckt ist, ist dieser auch neu gegenüber der Teilanmeldung, sodass dem gesamte Anspruchsbereich Neuheit zukommt. Leitsatz: Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt - oder zumindest implizit -, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine chemische Zusammensetzung, mit der die Fließeigenschaften von Kraftstoffen wie Diesel oder Kerosin verbessert werden sollten. In der prioritätsbegründenden britischen Erstanmeldung wurde in Zusammenhang mit der Erfindung immer auf Ammoniumsalze und Amide Bezug genommen. In der prioritätsbeanspruchenden europäischen Patentanmeldung, die als Nachanmeldung eingereicht wurde, wurde dann diese Einschränkung auf die Ammoniumsalze oder Amide weggelassen und so eine Abstraktion bzw. Verbreiterung des Schutzbereichs vorgenommen. Im Einspruchsverfahren wurde die Thematik der "giftigen Teilanmeldung" oder "Poisonous Divisional" von der Einsprechenden aufgeworfen: Eine von der Patentinhaberin selbst eingereichte europäische Teilanmeldung wurde als älteres Recht (Stand der Technik gemäß Art 54 (3) EPÜ) für das Streitpatent angesehen. Dies deshalb, weil der abstrahierte Patentanspruch nicht prioritätsgedeckt war und somit die spezielle Offenbarung der Teilanmeldung, die die Priorität gültig in Anspruch nehmen konnte, einen besseren Zeitrang hatte. Diese Ansicht wurde auch von der Einspruchsabteilung vertreten, sodass das Streitpatent widerrufen wurde. In der Beschwerde wurde dann die Frage aufgeworfen, ob der erteilte Anspruch nicht im Lichte der Entscheidung G2/98 als generische ODER-Verknüpfung in mehrere Teilbereiche mit unterschiedlichen Zeiträngen verstanden werden kann. Vorlagefragen Der Großen Beschwerdekammer wurden die folgenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann dann nach dem EPÜ für diesen Anspruch das Recht auf Teilpriorität bezüglich eines alternativen Gegenstands verweigert werden, der im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig (ausführbar) offenbart ist? 2. Lautet die Antwort ja, unter bestimmten Bedingungen, ist dann die in Nummer 6.7 von G 2/98 aufgestellte Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, heranzuziehen? 3. Falls Frage 2 bejaht wird, wie sind dann die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" auszulegen und anzuwenden? 4. Falls Frage 2 verneint wird, wie ist dann zu beurteilen, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist? 5. Kann im Fall einer zustimmenden Antwort auf Frage 1 ein in einer Stamm- oder Teilanmeldung zu einer europäischen Patentanmeldung offenbarter Gegenstand als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ einem Gegenstand entgegengehalten werden, der im Prioritätsdokument offenbart ist und als Alternative von einem generischen "ODER"-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des darauf erteilten Patents umfasst wird?